ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СХЕМЫ ИХ РЕШЕНИЙ

     Многие читатели сталкивались с некоторыми весьма распространенными правовыми проблемами, связанными с защитой промышленной собственности и не так давно команда ГАРАНТРУБЕЖ решила открыть настоящий раздел, где приводится очень распространенная правовая ситуация и схематичная модель ее решения.


Ситуация №1:

1. Регистрируется в качестве юр. лица молодое предприятие еще не успевшее выйти на рынок со своей продукцией (например, медицинскими приборами).

2. После регистрации юридического лица имеется информационный массив (совокупность технических и художетсвенно-конструкторских решений), который хотя и может являться промышленной собственностью данного предприятия, но права на данные результаты интеллектуальной деятельности к этому моменту еще не оформлены в надлежащем порядке.


ЗАДАЧА:

     Прежде чем говорить о безопасном коммерческом использовании такой информации надо правильно оценить совокупность всех результатов интеллектуальной деятельности для создания надежных нематериальных активов предприятия.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

С определенной условностью можно отметить, что есть 2 способа охраны результатов интеллектуальной деятельности это:

- патентование;

- установление режима коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны не что иное как совокупность технических, правовых, организационных и иных мер по охране конфиденциальности информации внутри определенного предприятия/корпорации.

На примере медицинских приборов, условно разберем, как может оптимально решаться данная задача.

     Анализируя всю совокупность результатов интеллектуальной деятельности, мы выделяем в приборах соответствующие объекты патентования (технические решения, обладающие легко раскрываемыми признаками в случае использования их конкурентами). Например, выделили внешний вид прибора, как вид промышленного дизайна, на который можно получить патент на промышленный образец. В качестве изобретения мы можем патентовать общие принципы внутренней конструкции прибора и его деталей, которые опять же легко выявляемы при исследовании прибора в разобранном виде.

     Выделив таким образом объекты патентного способа защиты, мы анализируем какой объем  результатов интеллектуальной деятельности целесообразно оставить в режиме НОУ ХАУ.

     В режиме НОУ ХАУ мы рекомендуем оставлять результаты интеллектуальной деятельности которые:

- при анализе на их патентоспособность, очевидно, что запатентовать их нельзя ввиду невозможности выделить необходимый и патентоспособный объект;

- в случае, когда очень сложно отслеживать несанкционированное использование результата интеллектуальной деятельности, хотя он и может быть патентоспособен (но, к примеру, он не материально выражен) и представляет собой способ/технологию производства такого прибора, которые недопустимо использовать в коммерческих целях по причине того, что после такого публичного показа обладатель таких сведений рискует утратить свои монопольные преимущества на рынке.

 

     Для наглядности и удобства приведем и здесь примеры таких сведений:

- результаты научных исследований (которые способны отражать секреты правильной сборки прибора);

- опытные образцы производимых изделий (еще не оснащенные защитными механизмами от их копирования);

- конструкторские чертежи (еще на запатентованные или способные частично раскрывать секрет производства);

- научные отчеты и протоколы испытаний;

- производственные и технические сведения.

 

     Далее следуя нормам ФЗ “О коммерческой тайне” № 98-ФЗ в отношении вышеприведенных сведений устанавливается режим коммерческой тайны путем принятия внутри предприятия всех необходимых действий, предусмотренных ч.1 ст. 10 данного закона.

МОДЕЛЬ ситуации №2:

1.      Созданы технические решения, позволяющие, к примеру, выращивать определенный высокого качества кормовой сорт травы для применения в производстве молока.

2.      Данные технические решения были оформлены в качестве патентов, где патнетообладателями являлись физические лица их создавшие (авторы).

3.      Данные технические решения еще не были коммерционализированы и не применялись в промышленности.

4.      Есть ряд промышленных предприятий заинтересованных в использовании данных патентов с целью увеличения объема молочной продукции и качества своего молока.

ЗАДАЧА:

Как надлежащим образом и безопасно для патентообладателей оформить взаимоотношения по использованию патентов?

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ:

 

     Согласно ст. 1233 ГКРФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

 

 

     То есть Патентообладатель может:

- либо полностью уступить все свои исключительные права на техническое решение, оформив соответствующий договор об отчуждении исключительных прав на патент с соответствующим промышленником, который будет правоприобретателем;

- либо заключить договор простой неисключительной лицензии / исключительной лицензии на использование запатентованного технического решения.

 

     Вместе с тем дадим ряд важных рекомендаций по заключению таких договоров:

     - во избежание того, чтобы заключаемый договор не был оспорим необходимо очень четко донести в нем все существенные условия, среди которых так же и условия, связанные с расчетом вознаграждения Лицензиару (патентообладателю) в противном случае у Ваших лицензиатов будет возможность признать такой договор в судебном порядке недействительным ввиду того, что не была до конца и четко достигнута воля сторон данного договора;

     - поскольку согласно ст. 1369 ГКРФ данные сделки подлежат обязательной государственной регистрации, то необходимо провести государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

 

     В противном случае несоблюдение данного условия согласно п. 6 ст. 1232 влечет недействительность лицензионного договора или делает несостоявшимся переход исключительных прав по договору об отчуждении исключительных прав. А значит право требовать соответствующее лицензионное вознаграждение возникает фактически с момента государственной регистрации соответствующего лицензионного договора.

     И наконец мы рекомендуем Лицензиарам внимательно ознакомиться с уставными документами на предмет того кто правомочен подписывать и заключать такие договора со стороны юридического лица (будущего Правоприобретателя или Лицензиата). Если сделка является крупной для ОАО, ЗАО или ООО и согласно Уставу подлежит одобрению совета директоров, собрания акционеров рекомендуется проследить было ли вынесено такое одобрение данными управляющими органами юридического лица. В случае, если юридическим лицом управляет единственный учредитель, являющийся его Генеральным директором такое одобрение не требуется. Исходя из нашего опыта регистрации данных сделок в Федеральной службе по интеллектуальной собственности мы не могли не обратить внимание на то, что при регистрации лицензионного договора или договора отчуждения патента данной службой не проверяется законность действий руководителей юридического лица, а проверка зачастую ограничивается формальными требованиями в отношении наличия подписи руководителя и печати фирмы. Естественно в случае если произойдет регистрация Вашего договора, но потом выяснится, что он все, же был подписан неуправомоченным на тот момент лицом со стороны приобретателя, то есть вероятность, что такой договор, несмотря на регистрацию, будет признан в судебном порядке недействительным, а значит, требования о взыскании вознаграждения по лицензионному договору не будут иметь законного характера.

     Для успешной государственной регистрации данных сделок мы рекомендуем обращаться обеим таким сторонам к квалифицированным специалистам, которые не являются заинтересованными лицами в данных обязательствах и их задача ограничивается выполнением всех необходимых этапов для заключения данных сделок.

 

МОДЕЛЬ ситуации №3:

1. Есть технические решения, оформленные на физическое лицо, статус патентообладателя и автора по которым совпадает.

2. Есть инвестор, который имеет средства для открытия соответсвующего юридического лица и налаживания производства по данным патентам и технологиям производства.

3. Обязательным условием, при котором инвестор создает данное предприятие является то, что он должен получать при вложении в предприятие определенную прибыль с использования таких технологий и патентов, в отношении которых он запустил соответствующие процессы коммерционализации.

ЗАДАЧА:

     Как надлежащим образом выполнить условия инвестора относительно возможности получения им доходов от использования технических решений, если он пока не является Патентообладателем?

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ:

     Вопрос разрешается заключением договора о частичной уступке прав (отчуждению прав), согласно которому Патентообладатель  уступают часть своих исключительных прав (в том числе процентов от общей прибыли при совместном использовании патента) в пользу нового совладельца (инвестора), который компенсирует им это деньгами или в ином виде.
     Такой договор подписывается с одной стороны прежним единственным патентообладателем , а с другой - новым совладельцем (инвестором). В довершение к вышесказанному отметим, что если частичная уступка исключительных прав совершается, когда патентообладателей двое и больше, то каждый из них уступает определенную часть своих долей от прибыли, что вполне можно отразить в регистрируемом договоре. А так же данные сделки можно проводить неограниченное количество раз, однако надо учесть, что проводить их возможно с согласия не только изначальных патентообладателей, но и новых, которым были уступлены части доли от прибыли за использования патентов.